Hallituksen esitys – Kohti yhtenäistä ja nykyteknologiaan sopivaa tavaramerkkilakia

Valtioneuvosto antoi 18.10.2018 eduskunnalle esityksen uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/2018).

Ehdotettu voimaantulopäivä laeille on 1.1.2019, pois lukien Singaporen sopimus, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana, kun sopimus tulee voimaan Suomen osalta. Muutokset ovat tärkeitä kaikille tavaramerkin haltijoille ja vaikuttavat sekä tavaramerkkien rekisteröintiin että tavaramerkkien käyttöön.

Nykyinen tavaramerkkilaki on vuodelta 1964. Tavaramerkkilakia on pidetty vanhentuneena ja vaikeasti luettavana vuosien varrella tehtyjen useiden osittaisuudistusten ja oikeuskäytännön kehityksen vuoksi. Lisäksi tarvetta kansallisen lain kokonaisuudistukselle on tuonut vuonna 2015 annettu EU:n tavaramerkkidirektiivi (2015/2436). Kokonaisuudistus on siis hyvin ajankohtainen lain ymmärtämiseksi ja soveltamiseksi teknologian muuttamassa maailmassa.

Uudistuksella on tarkoitus korvata vanha tavaramerkkilaki ja yhteismerkkilaki uudella tavaramerkkilailla. Lakiehdotuksessa ehdotetaan muun muassa tavaramerkkien graafisen esittämisen vaatimuksen poistamista, toiminimien osittaisen kumoamisen mahdollistamista, muutosta yksinoikeuteen kauttakuljetustapauksissa sekä teollisoikeusrikkomusten rangaistavuuden laajentamista EU:n laajuisiin oikeuksiin.

Lain muutos antaa myös hyvän syyn arvioida yrityksen tavaramerkkistrategiaa ja tavaramerkkisalkun tilannetta. Olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen keskeisimpiä hallituksen esitykseen sisältyviä uudistuksia.

Epätyypillisten merkkien rekisteröinti helpottuu

Yhtenä tavaramerkin kansallisen rekisteröinnin edellytyksenä on tällä hetkellä merkin graafinen esitettävyys. Täten esimerkiksi joitain ääniä tai audiomerkkejä on ollut vaikea rekisteröidä, sillä niitä ei ole pystytty esittämään hakemuksessa tarpeeksi tarkasti.

Uudessa tavaramerkkidirektiivissä ei enää edellytetä merkiltä graafista esitettävyyttä. Tällä mahdollistetaan entistä moninaisempien merkkien rekisteröinti. Direktiivin perustelukohdassa viitataan tekniseen kehitykseen ja siihen, ettei ole mitään estettä sille, että uusilla teknologian muodoilla voitaisiin esittää uudenlaisia merkkityyppejä. Tavaramerkin kohde on kuitenkin voitava määrittää luotettavasti, kestävästi ja täsmällisesti.

Hallituksen esityksessä on direktiivin tavoin huomioitu teknologian kehittyminen. Graafisen esittämisen vaatimuksen poistoa perustellaankin juuri sillä, että se mahdollistaa merkin esittämisen nykytekniikkaa hyödyntäen. Konkreettisina esimerkkeinä hallituksen esityksessä mainitaan hologrammien rekisteröimisen helpottuminen ja jo mainitut äänimerkit, joiden rekisteröimiseksi riittäisi tulevaisuudessa esimerkiksi hakemuksen liitteeksi laitettu äänitiedosto. Samoin liikkuvia merkkejä ja multimediamerkkejä voitaisiin rekisteröidä liittämällä kuvaukseksi liikkeen esittävä tiedosto.

Yksityiskohtaisemmat säännökset luokituksesta

Tavaramerkkilakiin ehdotetaan myös sisällytettäväksi tavaramerkkidirektiivistä johtuvat säännökset luokituksesta ja täsmennysmenettelystä. Sekä tavaramerkin haltijoiden että hakijoiden olisi ilmoitettava PRH:lle täsmälliset tavarat ja palvelut, jotka merkin on tarkoitettu kattavan. Ilmoituksella ei kuitenkaan olisi tavara- tai palveluluetteloa laajentavaa vaikutusta, vaan nimikkeet voisivat olla vain sellaisia, jotka sisältyivät tavaramerkin luokkaan hakemishetkellä ja jotka tavara- ja palveluluettelo edelleen kattaa. Täsmentäminen on tehtävä viimeistään tavaramerkin uudistamisen yhteydessä.

Luokitusta koskevien säännösten taustalla on vuoden 2012 IP TRANSLATOR -ratkaisu, jossa Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin hakijan on yksilöitävä riittävän täsmällisesti ne tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan. Pelkän luokkaotsikon ei ratkaisun jälkeen ole tulkittu enää kattavan kaikkia nimikkeitä, jotka sisältyivät Nizzan luokituksen kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon.

PRH lanseerasi ratkaisun johdosta käytännön aikavälille 1.10.2012–31.12.2013, jossa hakija sai sisällyttää tavara- ja palveluluetteloon luokkaotsikon lisäksi maininnan, jonka perusteella rekisteröinti kattoi rekisteröinnin sanamerkityksen mukaisten tavaroiden ja palveluiden lisäksi kaikki hakemushetkellä voimassa olleeseen luokan aakkoselliseen luetteloon sisältyneet tavarat tai palvelut.

Uuden tavaramerkkilain tullessa voimaan lakiin ehdotettu edellytys luokituksen täsmentämisestä koskee myös tämän käytännön perusteella rekisteröityjä tavara- ja palveluluetteloja. Tavaramerkin haltijan oikeudenmenetysten välttämiseksi lakiin ehdotetaan kuitenkin sisällytettäväksi myös säännöstä, jonka perusteella PRH voisi tehdä kyseisen täydennyksen, mikäli tavaramerkin haltija ei itse ilmoittaisi täsmennyksestä.

Hallinnolliset menettämis- tai mitätöintimenettelyt

PRH:lle on lisäksi ehdotettu perustettavaksi uusi hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely sekä tavaramerkkien että toiminimien osalta. Menettely on vaihtoehto tuomioistuinmenettelyn käynnistämiselle ja asianosainen voisi vapaasti valita aloittaako hän tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan menettelyn tuomioistuimessa vai PRH:ssa. Tarkoitus on toteuttaa tavaramerkkidirektiivin edellytys tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, joka toimisi oikeusturvakeinona tuomioistuinmenettelyn rinnalla.

Uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei kuitenkaan otettaisi tutkittavaksi jo lainvoimaisesti ratkaistun tavaramerkin tai toiminimen osalta, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä tai samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Esimerkiksi hallinnollisessa menettelyssä annettuun lainvoimaiseen päätökseen ei siten voisi pyrkiä saamaan muutosta saattamalla sama asia vireille tuomioistuimessa.

Toiminimien osittaiskumoaminen mahdolliseksi

Hallituksen esityksessä mainitaan nykylainsäädännön ongelmana toiminimirekisteröintien aiheuttamat esteet uusien tavaramerkkien rekisteröinnille. Esityksen mukaan tilanne on tällä hetkellä se, että toiminimet voidaan rekisteröidä niin sanotulle yleistoimialalle, jolloin ne kattavat kaiken laillisen liiketoiminnan. Tällöin myös tosiasiassa toisella alalla toimivien yritysten toiminimet saattavat estää tarpeettoman laajasti myöhemmän tavaramerkin tai toiminimien rekisteröinnin. Tätä laajojen toimialakuvausten aiheuttamaa ongelmaa ehdotetaan ratkaistavaksi toiminimien osittaisen kumoamisen mahdollistamisella.

Toiminimen rekisteröinnin osittaista kumoamista ehdotetaan soveltuvaksi erityisesti kahteen tilanteeseen: ensinnäkin silloin kun sitä ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana käytetty sillä toimialalla, jota varten se on rekisteröity ja toiseksi, silloin ja niiltä osin, kun toiminimen osalta on olemassa sekoitettavuuteen tai harhaanjohtavuuteen liittyvä kumoamisperuste.

Yksinoikeuden sisältöä kauttakuljetustapahtumissa täsmennetään

Tavaramerkkioikeuden antaman yksinoikeuden sisältöä ei ole ehdotettu pääasiassa muutettavaksi. Kuitenkin yhtä tärkeää sisältöä koskevaa täsmennystä on ehdotettu, ja tämä koskee tavaramerkin haltijan yksinoikeutta kauttakuljetustapauksissa.

Hallituksen esityksessä – jolla saatettaisiin voimaan uuden tavaramerkkidirektiivin vastaava säännös – ehdotetaan, että merkin haltijalle kuuluva yksinoikeus raukeaa, jos tulliselvitysmenettelyssä tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittää näyttöä siitä, ettei rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille lopullisessa määränpäämaassa. Kyseinen muutos koskisi ehdotuksen sanamuodon mukaan vain rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ehdotetussa säädöksessä vaadittu näyttö voisi olla esimerkiksi näyttöä siitä, että tavaramerkin haltijalla ei ole tavaramerkkirekisteröintiä lopullisessa määränpäämaassa.

Oikeussuojakeinot lisenssisopimuksen rikkomistilanteissa

Tavaramerkkilakiin ehdotetaan uutta säännöstä, jonka mukaan tavaramerkin haltija voisi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista lisenssinhaltijaa vastaan, joka rikkoo lisenssisopimuksen määräystä esimerkiksi sopimuksen keston, merkin käyttömuodon tai käyttöalueen, sopimuksen kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuuden tai laadun osalta.

Säännös mahdollistaisi siis sen, että tavaramerkin haltija voisi ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin lisenssisopimusta rikkonutta tahoa kohtaan paitsi sopimusrikkomuksen perusteella, myös tavaramerkin loukkausta koskevien säännösten perusteella.

Tavaramerkkirikkomus

Paljon huomiota saanut EU-tavaramerkkien loukkaamisen rikosoikeudellinen rangaistavuus on yksi uudistuksen tuomista merkittävistä muutoksista.

Teollisoikeusrikoksesta säädetään tällä hetkellä rikoslaissa, jossa säädetään rangaistavaksi yksinoikeutta loukkaavat tavaramerkkilain tai mallioikeuslain säännösten vastaiset teot, jotka on tehty siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle.

Teollisoikeusrikkomuksesta on puolestaan tuomittu se, joka tahallaan loukkaa tavaran tunnusmerkin haltijalle tavaramerkkilain mukaan kuuluvaa oikeutta, ja siitä on säädetty tavaramerkkilaissa. Säädöksessä on kuitenkin ollut merkittävä epäjohdonmukaisuus EU:n laajuisia oikeuksia koskien. Korkein oikeus on nimittäin hiljattain katsonut, ettei laillisuusperiaatteen mukaan säännöksen perusteella voida rangaista EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkaamisesta (KKO:2018:36).

Hallituksen ehdotuksessa esitetään nyt yllä mainitusta syystä muutosta tavaramerkkilakiin siten, että voimassa olevaan pykälään verrattuna uudesta säännöksestä kävisi selkeästi ilmi, että myös EU-tavaramerkkiä tai EU:n osalta nimettyä kansainvälistä tavaramerkkiä loukkaava voi syyllistyä tavaramerkkirikkomukseen. Rikoslaissa säädettäisiin kuitenkin edelleen vakavista teollisoikeusrikoksista.