Uusi tavaramerkkilaki on astunut voimaan 1.5.2019

Lain tuomat muutokset ovat tärkeitä kaikille tavaramerkin haltijoille ja vaikuttavat sekä tavaramerkkien rekisteröintiin että tavaramerkkien käyttöön. Olemme lyhyesti koonneet keskeisimmät uuteen tavaramerkkilakiin sisältyvät uudistukset tähän uutiskirjeeseen.

Tavaroiden ja palveluiden luokittelu sekä täsmentäminen PRH:lle

Uuden tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkirekisteröintien kattamat tavarat ja palvelut on yksilöitävä täsmällisesti. Sellaiset tavaramerkit, joiden kattamat tavarat ja palvelut on ilmoitettu Nizzan luokitusjärjestelmän mukaisilla luokkaotsikoilla, eivät siten automaattisesti kata kaikkia kyseiseen luokkaan kuuluvia tavaroita ja palveluita. Tältä osin uusi laki vastaa 1.10.2012 alkaen voimassa ollutta ja Euroopan unionin tuomioistuimen IP Translator -ratkaisusta johtunutta käytäntöä.

Keskeinen muutos koskee kuitenkin sitä, että tavaramerkin suojapiirin tulkinta muuttuu jatkossa myös ennen uutta tavaramerkkilakia haettujen merkkien osalta. Oikeudenmenetysten välttämiseksi merkinhaltijoiden onkin mahdollista tehdä PRH:lle ilmoitus rekisteröintiensä kattamien tavaroiden ja palveluiden täsmentämiseksi, jos tavarat ja palvelut on ilmoitettu pelkästään luokkaotsikolla tai 1.10.2012–31.12.2013 voimassa olleen käytännön mukaan sellaisilla fraaseilla, joiden mukaan rekisteröinti kattaisi kaikki kyseiseen luokkaan Nizzan aakkosellisessa luettelossa kuuluvat nimikkeet.

Täsmennyksen voi tehdä heti ja se tulee tehdä viimeistään merkin uudistamisen yhteydessä. Täsmennys tulee tehdä käyttäen sellaisia nimikkeitä, jotka sisältyivät tavaramerkin luokkaan hakemishetkellä ja jotka tavara- ja palveluluettelo edelleen kattaa. Jos sopivia nimikkeitä ei ole, merkki saatetaan joutua hakemaan uudelleen. Jos täsmennystä ei tehdä, uudistuspäivän jälkeen tavaramerkin suojapiiriä tulkitaan kirjaimellisesti rekisteröinnistä ilmenevien tavaroiden ja palveluiden perusteella, jolloin sen suojapiiri saattaa kaventua olennaisesti.

Lakiuudistuksen johdosta merkinhaltijoiden kannattaakin käydä läpi tavaramerkkisalkkunsa ja tarkistaa, sisältääkö se tavaramerkkejä, joiden kattamia tavaroita tai palveluita on syytä täsmentää ja joudutaanko tavaramerkille hakemaan joidenkin tavaroiden tai palveluiden osalta kokonaan uusi rekisteröinti.

Hallinnolliset kumoamismenettelyt ja tosiasiallisen käytön osoittaminen

PRH:lle on uuden lain myötä annettu toimivalta käsitellä ja ratkaista tavaramerkkien ja toiminimien kumoamista koskevat hakemukset. Menettely on vaihtoehto tuomioistuinmenettelyn käynnistämiselle, ja se voidaan käynnistää edellyttäen, ettei samaa tavaramerkkiä tai toiminimeä koskevaa riitaa ole jo vireillä markkinaoikeudessa.

Uudistus parantaa erityisesti uusien tavaramerkkien hakijoiden asemaa, joiden hakemuksia vastaan PRH on aiemmin saattanut nostaa esteeksi vanhoja tavaramerkkejä, jotka eivät ole pitkään olleet käytössä ja joiden kumoaminen on ollut mahdollista vain markkinaoikeudessa.

Uudistus myös edellyttää merkinhaltijoilta entistä huolellisempia toimenpiteitä tavaramerkkien tosiasiallisen käytön dokumentoimiseksi, jotta mahdollisia kumoamishakemuksia vastaan voidaan puolustautua. Lisäksi myös väitteentekijöiden on jatkossa pystyttävä osoittamaan väitteen perusteena olevan aiemman merkin tosiasiallinen käyttö väitteen kohteena olevan tavaramerkin haltijan tätä pyytäessä.

Toiminimien osittaiskumoaminen ja toimialan täsmentäminen

Lakiuudistuksen yhteydessä mahdollistettiin myös toiminimen osittainen kumoaminen, jonka myötä toiminimen rekisteröidystä toimialasta voidaan poistaa se osa, jota kumoamisperuste koskee. Osittaiskumoaminen voi tulla kyseeseen jos esimerkiksi toiminimeä ei ole käytetty tietyllä rekisteröidyllä toimialalla tai tietyllä toimialalla toiminimeä ei olisi aiempien oikeuksien vuoksi tullut lainkaan rekisteröidä.

Lakiuudistus helpottaa erityisesti tavaramerkkien hakijoita, joiden hakemuksia vastaan PRH on saattanut nostaa esteeksi niin sanottuja yleistoimialalle rekisteröityjä toiminimiä, joiden on tulkittu kattavan kaiken laillisen liiketoiminnan. Toiminimien osittaiskumoaminen ennen 1.5.2019 rekisteröidyille toiminimille tulee kuitenkin mahdolliseksi vasta 1.5.2021 alkaen ja siihen saakka toiminimien haltijoilla onkin mahdollisuus täsmentää toimialansa kaupparekisteriin.

Tavaramerkkien "graafisuus" ja mustavalkoiset tavaramerkit

Uudessa tavaramerkkilaissa ei enää edellytetä, että tavaramerkki voitaisiin esittää graafisesti. Jatkossa riittää, että merkin sisältö on selkeästi, täsmällisesti ja ymmärrettävästi esitetty.

Graafisen esittämisen vaatimuksen poistoa perusteltiinkin juuri sillä, että se mahdollistaa merkin esittämisen nykytekniikkaa hyödyntäen. Konkreettisina esimerkkeinä hallituksen esityksessä mainittiin hologrammien rekisteröimisen helpottuminen ja äänimerkit, joiden rekisteröimiseksi riittää jatkossa esimerkiksi hakemuksen liitteeksi laitettu äänitiedosto. Samoin liikkuvia merkkejä ja multimediamerkkejä voidaan rekisteröidä liittämällä kuvaukseksi liikkeen esittävä tiedosto.

Jatkossa uudet kuviomerkkirekisteröinnit antavat suojaa merkille ainoastaan rekisteröinnin mukaisissa väreissä. Ennen uutta tavaramerkkilakia mustavalkoisen suomalaisen kuviotavaramerkin katsottiin kattavan sen kaikki värimuunnelmat. Lakiuudistus ei kuitenkaan vaikuta ennen uudistuksen voimaantuloa haettujen tai rekisteröityjen merkkien suojaan, vaan näiden katsotaan edelleen kattavan kyseisen tavaramerkin kaikissa eri värimuunnelmissa.

Muut uudistukset

Muut uudistukset koskevat muun muassa oikeussuojakeinoja lisenssisopimuksen rikkomistilanteissa, yksinoikeuden sisältöä kauttakuljetustapauksissa ja teollisoikeusrikoksen määritelmää, joita olemme käsitelleet aiemmassa uutiskirjeessämme.